Hver sá sem lögmætra hagsmuna hefur að gæta getur krafist þess, eftir að andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, að Hugverkastofan felli skráningu úr gildi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum skv. lögum um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Um er að ræða úrræði sem kom nýtt inn í lögin árið 2012 og er að finna í 30. gr. a núgildandi vörumerkjalaga. 

Úrræðið gekk í fyrstu undir hinu mjög svo “þjála” hugtaki stjórnsýsluleg niðurfelling en er í dag almennt nefnt niðurfelling. Nýlega samþykkti Alþingi frumvarp til breytinga á vörumerkjalögunum og eru ýmsar breytingar fyrirhugaðar, þ. á m. á ákvæðunum er varða niðurfellingu. Í ljósi þess er ekki úr vegi að líta aðeins yfir farinn veg.

Fram til ársins 2012 var aðeins hægt að fara fram á niðurfellingu skráningar vörumerkis fyrir dómstólum, en með breytingunum árið 2012 var Hugverkastofunni jafnframt veitt heimild til að fella niður skráningu vörumerkja, m.a. í tilvikum þar sem notkun vörumerkis hefur ekki átt sér stað og þegar skráning er talin brjóta í bága við ákvæði vörumerkjalaganna. Hingað til hefur ekki verið gerður greinarmunur á ógildingu annars vegar og niðurfellingu hins vegar, heldur hefur hugtakið niðurfelling, eins og áður segir, verið notað jöfnum höndum um það þegar merki er fellt úr gildi, sama hver grundvöllurinn hefur verið. 

Í greinargerð með frumvarpi til breytingarlaganna árið 2012 komu fram rök fyrir heimild Hugverkastofunnar til að fella skráningu úr gildi. Þar var vikið að megintilgangi notkunarskyldunnar, sem var að sporna við miklum fjölda merkja sem voru eingöngu skráð til þess að koma í veg fyrir að samkeppnisaðili gæti notað merki en væri ekki notað af eiganda merkisins. Í greinargerðinni kom fram að ákvæði um notkunarskyldu hefði takmarkaða þýðingu ef ekki væri til staðar einfaldari og ódýrari leið en dómstólaleiðin til að fá skráningu fellda úr gildi. Í ljósi þess að skráðum merkjum hafði bæði fjölgað hér á landi og á alþjóðavísu, og í vörumerkjaskrá var að finna fjölda skráðra merkja sem ekki voru notuð hér á landi, var að því stefnt árið 2012 að gera það aðgengilegra að fá skráningar felldar niður og stuðla þar með að því að vörumerkjaskráin hefði ekki að geyma fjölda skráðra merkja sem væru ekki í notkun. 

Undirritaðri er ekki kunnugt um að reynt hafi á niðurfellingu fyrir dómi, en árið 2009 féll þó fordæmisgildandi dómur varðandi notkunarleysi og sjónarmið um sönnun notkunar, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA (hugtakið ógilding er þar gegnumgangandi). Segja má að sú staðreynd að til séu fá dómsmál varðandi niðurfellingu vörumerkis hafi endurspeglað raunverulega þörf á einfaldari og skjótari lausn, þar sem fæstir hafi lagt í þann kostnað sem fylgir dómsmáli.

Breytingarlögin frá 2012 tóku gildi um mitt árið og aðeins bárust fjórar kröfur það ár. Árin á eftir sýndu vaxandi fjölda mála en á bilinu 7-14 kröfur hafa borist ár hvert. Árið 2018 sker sig þó úr en þá bárust 29 kröfur. Við lok ársins 2019 hafa borist yfir 90 kröfur frá upphafi og af þeim hefur Hugverkstofan ákvarðað í yfir 60 málum. Einu máli hefur verið vísað frá og í nokkrum tilvikum hefur krafan verið dregin til baka. 

Hugverkastofan hefur fellt niður skráningu merkis, í heild eða að hluta, í um helmingi þeirra mála sem stofnunin hefur haft til meðferðar. Helgast það af því að grundvöllur kröfu um niðurfellingu merkis er oftast notkunarleysi og eigandi merkisins tekur ekki til varnar. Það er í takt við niðurstöðu áðurnefnds dóms Hæstaréttar, en þar kemur fram að það er eiganda að sanna notkun merkis og líður hann hallann af því ef hann gerir það ekki. 

Þrátt fyrir að notkunarleysi sé algengasti grundvöllur kröfu um niðurfellingu hafa kröfur einnig verið byggðar á ruglingshættu við eldra merki, skráð eða óskráð, að merki hafi verið skráð í vondri trú og að merki hafi misst sérkenni sitt. Einnig hafa kröfur verið byggðar á því að merki hafi skort sérkenni við skráningu þess. 

Þó nokkrar ákvarðanir Hugverkastofunnar hafa ratað á borð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, þar sem reynt hefur á ákveðin álitaefni, t.d. hvernig skuli túlka hugtakið lögmætir hagsmunir og hversu ítarlega þurfi að rökstyðja þá. Þá hefur áfrýjunarnefndin túlkað ákvæðið um niðurfellingu sem svo að það eigi aðeins við um atriði er snúa að skráningu merkis, en ekki málsmeðferð sem varða önnur atriði, svo sem endurnýjun.

Fyrirhugaðar breytingar

Stefnt er að því með nýsamþykktum breytingum á vörumerkjalögunum að gera rammann í kringum þetta ferli skýrari. Ekki er gert ráð fyrir að hugtakið niðurfelling verði áfram notað um þennan málaflokk, heldur verði honum skipt upp í annars vegar ógildingu (e. invalidation), þ.e. ógilding á grundvelli þess að merki hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga, og hins vegar niðurfellingu (e. revocation), þ.e. niðurfelling á grundvelli þess að merki hafi t.d. ekki uppfyllt notkunarskyldu. 

Önnur breyting sem vert er að nefna er að ekki verður gert að skilyrði að beiðandi eigi lögvarða hagsmuni af því að fá merki ógilt eða fellt niður. Þar með er opnað fyrir það að hver sem er geti farið fram á ógildingu eða niðurfellingu, líkt og þegar um andmæli er að ræða. Í greinargerð með breytingarfrumvarpinu segir að ástæða þessarar breytingar sé að ekki eru gerðar strangar kröfur til aðildar í ógildingar- og niðurfellingarmálum á Norðurlöndunum og einnig er horft til þess að krafa um niðurfellingu er oft eina leiðin sem aðilar hafa til þess að fá fellt niður vörumerki sem hefur t.d. ekki verið notað. Einnig er stefnt að því að gera það skýrara hver réttaráhrif ógildingar eða niðurfellingar verða, enda er um ólík áhrif að ræða.

Sá fjöldi krafna sem hefur borist Hugverkastofunni frá árinu 2012 sýnir fram á að þörf var fyrir einfaldari málsmeðferð til að fá merki fellt úr gildi. Flestar kröfur um niðurfellingu merkis byggja á notkunarleysi, eins og áður segir, og tilurð þeirra mála má oftar en ekki rekja til þess að beiðandi hafi lagt inn umsókn um skráningu merkis og fengið synjun, m.a. á grundvelli ruglingshættu við þegar skráð merki. Fjöldi mála á þessum grundvelli ber þess merki að úrræðið hafi sýnt sig og sannað.

Ákvarðanir eru birtar á vef stofnunarinnar, www.hugverk.is, og eru þannig öllum aðgengilegar. Í upphafi árs 2019 var gerð sú breyting að greinargerðir málsaðila fylgja við birtingu ákvarðana. Með því er leitast við að hraða og einfalda málsmeðferð og viðhafa gagnsæi. Þá er öðrum gert kleift að átta sig á málatilbúnaði aðila máls í slíkum málum, sem getur verið gagnlegt þeim sem fara þurfa fram á niðurfellingu merkis, enda mikilvægt að vandað sé til verka. 

Með breyttum vörumerkjalögum er ljóst að talsverðra breytinga er að vænta á þeirri málsmeðferð sem kölluð hefur verið stjórnsýsluleg niðurfelling. Unnt er að kynna sér nánar efni breytingarlaganna hér

Image
Mynd
Hanna Lillý Karlsdóttir

Hanna Lillý Karlsdóttir

Position
Lögfræðingur / Fagstjóri
E-Mail
@email